注冊(cè)商標(biāo)并非一律不具有可訴性，民事判決可以禁止或限制注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。我國(guó)司法實(shí)踐中存在3類通過民事判決來否定或部分否定、限制或部分限制注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的情形，分別為侵害在先權(quán)利、違反商標(biāo)使用管理規(guī)范、權(quán)利濫用等。
民事判決禁止商標(biāo)使用的法理根源，在于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)具有法律上的不確定性(或動(dòng)態(tài)性)及可反駁性，民事判決系為商標(biāo)權(quán)利的限制，而非商標(biāo)權(quán)的消滅。
應(yīng)根據(jù)判決的具體理由，明確對(duì)商標(biāo)權(quán)限制的效力范圍，當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)因違反禁止注冊(cè)的絕對(duì)事由以及構(gòu)成依法應(yīng)予撤銷的情形時(shí)，判決效力及于所有行權(quán)行為;當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)違反相對(duì)禁止注冊(cè)事由以及對(duì)相對(duì)人實(shí)行濫用行為時(shí)，判決效力及于其濫用和侵害的權(quán)益范圍。
本文建議明確行政確權(quán)程序優(yōu)先原則，并建立行政確權(quán)程序與民事判決之間的制度銜接。
一、民事判決能否限制注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)
注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的內(nèi)容由商標(biāo)法明確規(guī)定，權(quán)利人在核定使用的商品或服務(wù)上對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)享有專有使用權(quán)。對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的否定，只能由國(guó)家商標(biāo)行政機(jī)關(guān)經(jīng)過法定的撤銷或無效宣告程序進(jìn)行。
當(dāng)前商標(biāo)民事司法實(shí)踐中，存在著一種對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)進(jìn)行限制或否定的新形式——通過民事判決來否定或部分否定、限制或部分限制注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。
由于缺乏明確規(guī)定，可將這種現(xiàn)象暫稱為民事判決對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的限制制度，如判決禁止注冊(cè)商標(biāo)使用等情形，開啟了對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)神圣化的民事訴訟否定之路。
這種判決禁止使用制度的意義何在?效力如何?與行政確權(quán)制度之間的關(guān)系如何?均無法律明確規(guī)定，筆者對(duì)此進(jìn)行初步探討。
二、民事判決對(duì)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利限制的典型類型
當(dāng)前我國(guó)司法實(shí)踐中，大致存在著以下3類民事判決限制注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)(包括禁止權(quán)、損害賠償請(qǐng)求權(quán)等)的情形：
一是注冊(cè)商標(biāo)侵害他人在先權(quán)利時(shí)，民事判決該注冊(cè)商標(biāo)禁止使用(因民事訴訟僅涉及平等主體，故損害社會(huì)公共秩序等情形在司法實(shí)踐中較為罕見，但理論上，此類注冊(cè)商標(biāo)亦可能被判決禁止使用);或駁回該注冊(cè)商標(biāo)對(duì)該權(quán)利人行使禁止權(quán)及損害賠償請(qǐng)求權(quán)。
二是注冊(cè)商標(biāo)違反2013年修改的商標(biāo)法第四十九條的規(guī)定，如因連續(xù)3年不使用，而被判決喪失損害賠償請(qǐng)求權(quán);或被認(rèn)為喪失商標(biāo)權(quán)的實(shí)質(zhì)功能，因而駁回其對(duì)他人的訴訟主張。
三是對(duì)非以使用為目的的注冊(cè)商標(biāo)，如惡意搶注他人商標(biāo)或大規(guī)模囤積，民事判決該注冊(cè)商標(biāo)不具有合法性或其權(quán)利行使構(gòu)成權(quán)利濫用，駁回其對(duì)他人行使禁止權(quán)及損害賠償請(qǐng)求權(quán)。
(一)
注冊(cè)商標(biāo)因侵害他人在先權(quán)利導(dǎo)致的判決權(quán)利限制
對(duì)于侵害他人在先權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)法對(duì)在先權(quán)利人提供了行政與民事兩種救濟(jì)手段。一是行政手段，在先權(quán)利人可以在自商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效;對(duì)惡意注冊(cè)的，馳名商標(biāo)所有人不受5年的時(shí)間限制。二是民事手段，在先權(quán)利人可以依據(jù)商標(biāo)法第九條、第三十一條、第四十五條第一款的規(guī)定，對(duì)已注冊(cè)商標(biāo)提起民事侵權(quán)訴訟，人民法院應(yīng)秉承誠(chéng)實(shí)信用原則、保護(hù)在先權(quán)利原則和利益平衡原則進(jìn)行裁判。然而，并非所有的已注冊(cè)商標(biāo)都具有可訴性，亦非所有可訴的注冊(cè)商標(biāo)都可以被判決停止使用，司法實(shí)踐中形成了不同的處理規(guī)則。
早期的司法判例開啟了判決禁止注冊(cè)商標(biāo)使用的先河。早在2003年北京恒升遠(yuǎn)東電子計(jì)算機(jī)集團(tuán)訴杭州恒生電子股份有限公司商標(biāo)權(quán)糾紛案中，北京市第一中級(jí)人民法院就判決認(rèn)定被告無視他人合法的、在先的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，在相同的商品上(第9類，計(jì)算機(jī)等商品)注冊(cè)并許可他人使用與原告“恒升”注冊(cè)商標(biāo)相近似的“恒生”商標(biāo)，有悖誠(chéng)實(shí)信用原則，侵犯了原告 “恒升”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失等民事責(zé)任。該案雖然二審調(diào)解解決，但一審判決無疑反映了當(dāng)時(shí)的一種典型觀點(diǎn)：與他人在先權(quán)利相沖突的商標(biāo)，不具備合法性，無論其是否注冊(cè)，行為人均無使用該商標(biāo)的合法依據(jù)。也就是說，人民法院有權(quán)在侵權(quán)民事訴訟中，對(duì)被控侵權(quán)產(chǎn)品所使用的注冊(cè)商標(biāo)是否侵害原告注冊(cè)商標(biāo)權(quán)作出獨(dú)立的判斷。
通過民事判決禁止注冊(cè)商標(biāo)的使用，相對(duì)于行政救濟(jì)而言具有終局性、效率性等優(yōu)勢(shì)，有利于及時(shí)保護(hù)在先權(quán)利。然而其在某種程度上會(huì)誘導(dǎo)權(quán)利人繞過行政救濟(jì)，動(dòng)搖行政確權(quán)制度。為了制止這種趨勢(shì)，2008年最高人民法院在《關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《權(quán)利沖突規(guī)定》)中，將注冊(cè)商標(biāo)可訴性范圍進(jìn)行了限縮，認(rèn)為使用在核定商品上的注冊(cè)商標(biāo)侵害其在先注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利的，應(yīng)向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決;注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)侵害他人著作權(quán)等在先權(quán)利的，以及超出核定商品的范圍或者非規(guī)范方式使用注冊(cè)商標(biāo)的，則可以作為民事糾紛予以處理。由此，注冊(cè)商標(biāo)之間的權(quán)利沖突，不再納入民事訴訟的管轄范圍。
商標(biāo)法規(guī)定了注冊(cè)商標(biāo)宣告無效的5年期間，經(jīng)過該期間則不能再以侵犯在先權(quán)利為由申請(qǐng)宣告注冊(cè)商標(biāo)無效，從而有利于維持商標(biāo)注冊(cè)的穩(wěn)定性。然而，5年期間的經(jīng)過，并不意味著注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)的事實(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)化，以及注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任得以免除。
最高人民法院在2009年4月21日發(fā)布的 《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》(以下簡(jiǎn)稱《服務(wù)大局意見》)中指出，與他人著作權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先財(cái)產(chǎn)權(quán)利相沖突的注冊(cè)商標(biāo)，因超過商標(biāo)法規(guī)定的爭(zhēng)議期限而不可撤銷的，在先權(quán)利人仍可在訴訟時(shí)效期間內(nèi)對(duì)其提起侵權(quán)民事訴訟，但人民法院不再判決承擔(dān)停止使用該注冊(cè)商標(biāo)的民事責(zé)任。
該規(guī)則表明，超過爭(zhēng)議期的注冊(cè)商標(biāo)，仍然具有可訴性，但不被判決停止使用，這體現(xiàn)出司法機(jī)關(guān)在確保實(shí)體正義的同時(shí)，選擇保持謙抑，避免以民事裁判為名觸及行政職權(quán)之實(shí)，同時(shí)也是督促權(quán)利人在5年的期間內(nèi)及時(shí)采取法律措施，避免在后注冊(cè)商標(biāo)在此期間內(nèi)取得一定知名度后再被禁止使用，進(jìn)而破壞業(yè)已形成的穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序。
隨后，最高人民法院進(jìn)一步將侵害馳名商標(biāo)的情形也納入民事訴訟范圍內(nèi)。2009年4月22日《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《馳名商標(biāo)解釋》)規(guī)定，被告使用的注冊(cè)商標(biāo)侵犯馳名商標(biāo)的，法院可以依法判決注冊(cè)商標(biāo)禁止使用。如中國(guó)建筑公司訴中建環(huán)球公司中建商標(biāo)侵權(quán)案中，原告“中建”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，被告在網(wǎng)站上使用的第8309415號(hào)商標(biāo)圖樣由地球和文字“中建環(huán)球”構(gòu)成，完整包含了原告商標(biāo)的“中建”二字，構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)的摹仿，侵害了原告商標(biāo)專用權(quán)，被法院判決禁止使用。但在爭(zhēng)議期問題上，《馳名商標(biāo)解釋》則采取了保守的觀點(diǎn)，認(rèn)為已經(jīng)超過商標(biāo)法規(guī)定的請(qǐng)求撤銷期限，不具有可訴性。
綜合上述規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)侵害在先權(quán)利的，其處理規(guī)則如下：
第一，注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)識(shí)侵害他人除注冊(cè)商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利的(如著作權(quán)等)，無論是否經(jīng)過爭(zhēng)議期，均具有可訴性;但超過爭(zhēng)議期的，人民法院不再判決其承擔(dān)停止使用的民事責(zé)任。
第二，注冊(cè)商標(biāo)侵害他人馳名商標(biāo)的，未經(jīng)過爭(zhēng)議期，具有可訴性;超過爭(zhēng)議期，不具有可訴性。
第三，注冊(cè)商標(biāo)不規(guī)范使用或超出核定商品范圍的，無論侵害的對(duì)象為何種權(quán)益，無論經(jīng)過的時(shí)間多久，均具有可訴性,并可被判令禁止不規(guī)范使用。
第四，注冊(cè)商標(biāo)侵害非馳名注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的，只能通過行政授權(quán)確權(quán)程序予以解決，不具有民事可訴性。
(二)
注冊(cè)商標(biāo)不使用導(dǎo)致的判決權(quán)利限制
商標(biāo)權(quán)利的來源在于實(shí)際使用而非是否進(jìn)行了注冊(cè)，商標(biāo)受保護(hù)的原因也在于其能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用。當(dāng)注冊(cè)商標(biāo)缺乏有效的使用時(shí)，客觀上不具備商標(biāo)的基本功能，人民法院可以判決對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)予以相應(yīng)的限制或否定。商標(biāo)法第六十四條規(guī)定，在民事訴訟中，針對(duì)被告抗辯，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人不能證明此前3年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任，這是商標(biāo)法對(duì)損害賠償請(qǐng)求權(quán)的限制;除此之外，人民法院還可以從本質(zhì)上否定未使用注冊(cè)商標(biāo)的功能，進(jìn)而對(duì)其侵權(quán)主張予以全面否定。
如在徐斌以其未使用的注冊(cè)商標(biāo)被侵犯為由訴南京名爵公司等侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛被駁回案中，原告徐某受讓取得第3607584號(hào)“名爵MING JUE及圖”注冊(cè)商標(biāo)，核定使用在第12類電動(dòng)自行車、小型機(jī)動(dòng)車等商品上，此后只在報(bào)紙上登載過招商廣告，并未進(jìn)行任何實(shí)際使用。被告南汽公司在生產(chǎn)銷售的普通乘用車(轎車)及相關(guān)銷售場(chǎng)所上使用了“MG及圖”商標(biāo)、“南京名爵”“MG名爵汽車”等字樣，原告起訴被告侵犯其商標(biāo)專用權(quán)。在案件審理過程中，國(guó)家商標(biāo)局以連續(xù)3年停止使用為由撤銷了原告注冊(cè)商標(biāo)。
江蘇省高級(jí)人民法院認(rèn)為，涉案注冊(cè)商標(biāo)在有效期內(nèi)客觀上未能發(fā)揮市場(chǎng)識(shí)別作用，消費(fèi)者不會(huì)將被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)“名爵”文字與涉案“名爵MING JUE及圖”商標(biāo)相聯(lián)系，不會(huì)造成消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)，因此駁回原告起訴。該案表明，如果注冊(cè)商標(biāo)在有效期內(nèi)并未在核定使用的商品上實(shí)際使用，且因連續(xù)3年未使用已經(jīng)被撤銷，說明該權(quán)利未能體現(xiàn)出其商業(yè)價(jià)值，沒有可保護(hù)的實(shí)質(zhì)性利益存在，因此無需再給予其追溯性的司法保護(hù)。
除此之外，大量司法實(shí)踐表明，即使未被撤銷的注冊(cè)商標(biāo)，人民法院也可以直接根據(jù)被告抗辯，審查其使用狀況并作出裁判。即使超過爭(zhēng)議期的注冊(cè)商標(biāo)，也不意味著絕對(duì)不能判決禁止使用。
2018年第四次全國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作會(huì)議上，最高人民法院進(jìn)一步指出，針對(duì)合法存續(xù)的注冊(cè)商標(biāo)，缺乏實(shí)際使用尚未形成“已經(jīng)形成和穩(wěn)定了的市場(chǎng)秩序”者，可在侵權(quán)訴訟中判令禁止使用。由此，在相應(yīng)的程序宣告作出前，盡管仍具有注冊(cè)商標(biāo)這一形式上的合法權(quán)利外觀，實(shí)質(zhì)上卻不具有權(quán)利實(shí)質(zhì)，法院可以直接判決限制或否定其權(quán)能。
如福建省高級(jí)人民高院在陳某訴佐納公司侵害著作權(quán)糾紛案中，被告的注冊(cè)商標(biāo)侵害了原告美術(shù)作品“女人”著作權(quán)，法院認(rèn)為，即使被訴侵權(quán)的注冊(cè)商標(biāo)因?yàn)橐呀?jīng)超過商標(biāo)法所規(guī)定的5年無效期而無法被宣告無效，但考慮到被訴商標(biāo)并未實(shí)際使用，尚未建立起穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序和發(fā)揮區(qū)別商品來源的作用，法院判決佐納公司停止注冊(cè)商標(biāo)的使用。
(三)
專用權(quán)濫用導(dǎo)致的判決權(quán)利限制
知識(shí)產(chǎn)權(quán)是法定的壟斷權(quán)，非以使用為目的的注冊(cè)商標(biāo)不符合商標(biāo)注冊(cè)的根本要求，如惡意搶注他人商標(biāo)或以大規(guī)模囤積為目的的注冊(cè)商標(biāo)，其注冊(cè)本身不具有合法性。將此類注冊(cè)商標(biāo)作為行使權(quán)利的依據(jù)，構(gòu)成權(quán)利濫用，是利用合法形式實(shí)施阻礙商業(yè)發(fā)展和公平競(jìng)爭(zhēng)的行為，本質(zhì)上是對(duì)社會(huì)公共利益和他人利益的破壞，應(yīng)當(dāng)受到法律上的否定和制止。體現(xiàn)在民事訴訟中，人民法院可以依據(jù)案件事實(shí)對(duì)注冊(cè)商標(biāo)持有人濫用權(quán)利的行為予以禁止和限制。
如2017年最高人民法院第82號(hào)指導(dǎo)案例王碎永訴深圳歌力思服飾股份有限公司、杭州銀泰世紀(jì)百貨有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案，判決體現(xiàn)了禁止注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利濫用的規(guī)則。被告歌力思公司在先取得第1348583號(hào)“歌力思”注冊(cè)商標(biāo)(核定使用商品為第25類的服裝等商品)和第4225104號(hào)“ELLASSAY”注冊(cè)商標(biāo)(核定使用商品為第18類錢包等商品)，對(duì)其企業(yè)字號(hào)和注冊(cè)商標(biāo)“歌力思”享有合法的在先權(quán)利。原告王碎永于2011年6月申請(qǐng)注冊(cè)了第7925873號(hào)“歌力思”商標(biāo)(核定使用商品為第18類的錢包等)，還曾因損害歌力思公司關(guān)聯(lián)企業(yè)的在先字號(hào)權(quán)而被制止注冊(cè)另外一件“歌力思及圖”商標(biāo)。自2011年9月起，王碎永以歌力思公司帶有“歌力思、ELLASSAY”字樣吊牌的皮包侵害其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)為由，提起侵權(quán)訴訟。
經(jīng)一審、二審判決歌力思公司敗訴后，最高人民法院再審改判駁回王碎永的全部訴訟請(qǐng)求，判決王碎永在明知對(duì)方商標(biāo)的情況下，申請(qǐng)注冊(cè)“歌力思”商標(biāo)，其行為難謂正當(dāng);其以非善意取得的商標(biāo)權(quán)對(duì)歌力思公司的正當(dāng)使用行為提起的侵權(quán)之訴，構(gòu)成權(quán)利濫用。
本案的落腳點(diǎn)雖然在權(quán)利濫用上，但實(shí)質(zhì)上法院也對(duì)王碎永取得注冊(cè)商標(biāo)的正當(dāng)性作出了判斷，也即王碎永取得注冊(cè)商標(biāo)本身出于惡意，且其向歌力思公司行使權(quán)利同時(shí)構(gòu)成權(quán)利濫用。對(duì)于這種概括的違背商標(biāo)法原則的行為，民事判決予以一并否定。
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